专利法疑难问题解析

宋方成

一、    专利申请权或者专利权的转让合同效力

问题

专利法第十条规定：专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

合同法第四十四条规定：依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。

专利申请权或者专利权的转让合同何时生效？

案例

2004年，A将专利权转让给B，但未向国家知识产权局登记；2005年，A又将同一专利权转让给C，并向国家知识产权局办理了登记。谁拥有专利权？B如何获得救济？

解析

登记是权利发生转移的生效要件，而不是转让合同的生效要件。专利申请权或者专利权的转让合同自成立时生效。

延伸问题：专利权出资、共有专利申请权或者专利权的转让。

二、    抵触申请

问题

专利法第二十二条：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

其中，在先申请、在后公布的申请为抵触申请，如何理解抵触申请？

案例：

甲于2004年4月7日申请一项压缩机的发明专利，2005年6月5日，乙申请的一项与甲申请专利的主题相同的实用新型专利已授权并公告。甲发现后，告诉其代理人，代理人从网上检索到乙的专利申请日是2004年7月4日，作为代理人，你应当如何维护委托人的利益？

A．与乙联系，讲明先申请原则，劝说乙书面声明放弃自己的专利权。

B．立即请求复审委员会宣告乙的专利权无效。

C．向专利局申请公布甲的专利申请，待公布后再请求复审委员会宣告乙的专利权无效。

解析

在先申请、在后公布的申请为抵触申请，这里要注意的是“在后公布”，如果还没有公布，则不构成抵触申请。还有经济方面的考虑。

三、    平行进口

问题

同一专利权人就同一项发明创造在两个国家获得了专利权，专利权人或者专利权被许可人在其中一个国家制造的专利产品出售后，购买者将其购买的专利产品进口到另一个国家，是否应当获得该专利权人的许可？

案例

德国公司(BBS Kraftverzueg Techmik AC)拥有一铝制车轮产品在日本和德国的专利，此后德国制造这车轮运至日本销售，而日本的一家进口商（K.K.Racimcx Jap-Auto Products）则直接从德国购买这种合法的专利产品并返销日本。由于德国公司在日本出售该产品的价格远远高于德国的价格，致使该德国公司在日本无法与日本的进口商竞争，于是该德国公司指控日本进口商侵犯了其专利权。东京地方法院对该案的一审判决认为日本的进口商败诉，其行为已构成专利侵权，并责令停止进口。二审中，日本东京高等法院首席法官竹田先生推翻了一审判决，认为日本进口商可以继续进口并销售这种专利产品，平行进口并不构成专利侵权，判决日本进口商胜诉。德国厂商不服东京高院的二审判决，于是向日本最高法院提起上诉。1997年7月1日，日本最高法院维持二审判决。

解析：

由于国际条约对该问题的态度不明确，各国对于平行进口问题的处理态度存在很大分歧。

中国：对于专利产品的平行进口问题在立法上没有明确规定。

美国：对于平行进口问题一直比较严厉，专利权人有权阻止平行进口人在美国的销售行为，其原因在于专利权人在国外的销售并未赋予购买者将其产品带入美国的权利，美国的专利权人可依其美国专利阻止平行进口商的平行进口行为。因此在美国，明确禁止平行进口行为。

德国：盛行的是权利穷竭理论，依据该观点，只要专利权人在享有独占权的条件下将其专利产品投放市场，专利权人已经从专利权中获得利益，其权利随之而被用尽。因此，一般平行进口不侵权。

英国：基于“默认许可”原则，即在专利产品第一次销售时，若专利权人或其被许可人没有明确提出限制性条件，则意味着购买者对专利产品的任何利用均不会构成对专利权的侵犯，上述规则既适用于国内销售也适用于国际销售（其中包括平行进口），因此，英国对于平行进口侵犯专利权与否，直接取决于进口商是否违背与专利权人签订的协议。

日本：1997年之前，日本是禁止平行进口的，但是日本强调的是专利的地域性，即强调国内穷竭，但是1997年7月1日之后，基于“BBS铝制车轮”判决案之后，众多行业人士称，日本进入了默认许可理论的时代，即明确允许专利权人在出售其专利产品时保留提出限制性条件的权利，事实上，日本究竟采取哪种措施，其实是很含糊的，其出发点主要是考虑本国人的利益。哪种理论符合本国人的利益，就采取哪一种理论。

四、    OEM制造的侵权问题

问题

受人委托生产侵犯他人专利权的产品，OEM（Original equipment manufacturer）需要承担赔偿责任吗？

案例

A公司开发了一款马赛克产品，2003年4月向国家知识产权局申请了名为“（梦幻马赛克）砖”的外观专利，并于2003年10月获得专利权。2004年3 月，A公司发现一个陶瓷销售部销售的瓷砖外观与自己的专利产品极为相似，于是购买了两个型号共5箱瓷砖回去进行比较，发现除了“长方形”与“正方形”的区别，其他细节完全一样。于是A公司向生产企业发出警告信，但对方不予理睬。A公司向佛山市中级人民法院起诉。

被告认为，他们生产的被控侵权产品是受委托生产的，不应成为被告。但法院认为，无论被告是基于什么原因生产了侵权产品，原告作为权利人均可对其追究法律责任。因此，判令被告立即停止生产、销售侵权产品，并向原告赔偿损失3万元。

解析

OEM完全按照委托方的要求，制作某种产品或者使用某种方法制作产品，可能会涉及两种情况。一是生产的产品中使用了他人拥有专利权的部件。如果该部件是委托方或者OEM通过合法途径购买的或者是获得了专利权人的授权，根据专利权用尽原则，OEM的行为不构成侵权。二是OEM按照委托方的要求加工产品，而该产品属于他人的专利产品，委托方也没有获得专利使用权。此时，OEM的制造行为就构成侵权，应该承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。

有专家认为，如果OEM能够证明受委托方的委托并且主观上没有过错时，不承担民事赔偿责任。也有专家认为，OEM与一般的加工承揽商不同，从技术标准、性能，甚至最后产品的生产数量都是按照委托方的要求来的，因此OEM与委托方的关系类似于代理关系，他的行为应该由被代理人承担，因此不赞成把OEM作为直接的被告。

但是，专利法对专利产品的制造提供了“绝对”的保护，制造者不能以“不知道”为由免除赔偿责任，只有使用或销售者才享有豁免权。即：为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

五、    修理和再造的侵权问题

问题

将专利产品回收，进行修理或再造之后再出售，是否侵犯专利权？

案例

美国最高法院1961年判决的帆布车顶案：该案中的专利涉及一个敞蓬车的帆布车顶，该帆布车顶由帆布、支架和帆布与车体间的密封装置等组成，各组成部件没有单独申请专利。专利权人将该专利许可给通用汽车公司使用。这种帆布车顶中的帆布在使用三年之后就会因风吹日晒而不能使用，而其他部分基本是完好的。被告生产专用于这种车顶的帆布，并把帆布裁剪为适合的形状，出售给车主以更换用旧的帆布。原告专利权人指控被告侵犯其专利权。一审和二审均认为侵权成立，其主要理由是“帆布并不是使用寿命短而且便宜，可以使我们认为车主合理地相信更换帆布只是对车顶的简单修理。”美国最高法院以多数法官的意见改判了该案，少数人的意见也在判决中进行了阐述。Whittaker法官代表美国最高法院起草的判决意见认为，被告的行为没有构成直接侵权，而是否构成间接侵权（帮助侵权）要看车主未经专利权人同意私自更换帆布是否构成直接侵权。“原审没有采用Wilson案件确立的简单而实际的检验标准，而是考虑了专利部件的效用。专利部件的效用对于区分修理与再造是没有决定作用的。……专利法确定的原则是：对于组合专利只保护其权利要求书中各技术特征组成的整体，而各组成部件并不单独受保护。……一个组合专利中的部件，如果没有单独享有专利，则不能受专利独占保护，不管它对专利多么重要，也不管这一部件的更换多么昂贵，多么困难。专利作为一个整体来保护，不能将发明归因于一个因素。再造只限于在专利产品作为一个整体报废以后，‘实质上制造一个新产品’的重新制造。只是一次更换一个部件，不管重复更换同一部件还是连续更换不同部件，只是财产所有人修理财产的合法权利。因此，本案中的行为应视为修理而不是再造。” Brennan法官补充了自己的意见：我同意本案中的更换是修理而不是再造，但我不同意Whittaker法官的判断方法。那个标准对于认定再造太窄了。有时更换一个产品中的非专利部件即使没有再造整个专利产品也构成再造。区分修理和再造，没有所有的案件都适用的唯一标准。这需要考虑很多因素，如：更换部件的寿命与整个产品寿命的关系，更换的部件对于发明的重要性，更换部件的价值与整个产品价值的关系，专利权人和顾客对于易损部件的通常认识和意图，购买的部件是更换损坏的部件还是用于其他目的，以及其他相关因素。帆布的寿命是三年，而其他部件的寿命几倍于帆布，更换帆布的价格是30至70美元，而其他部件的总价值是大约400美元。考虑到这些因素，更换是对破损部件的更换而不是对专利产品的再造。帆布经风吹日晒在其他部件损坏前就不能使用了，其易损性以及对比整个产品的低价性和其易换性都导致一个结论。我认为更有说服力的是，就帆布的作用和整个发明来说，只是“修理”。

解析

修理不侵权，再造侵权。而区分修理和再造往往是很困难的。正如Brennan法官所述，区分修理和再造，没有所有的案件都适用的唯一标准。在惠普公司墨盒案中，被告购买了惠普公司的新墨盒（一次性使用）并改造为可重新灌注的墨盒进行销售，美国联邦巡回上诉法院认为，被告的改造改善了该专利墨盒的应用性，不是不允许的“再造”，更近似于对不成熟的修理。因此，法院认定被告的行为“类似修理”，而不是“再造”，不构成对惠普公司专利权的侵犯。

区分修理与再造的法律依据主要是权利用尽原则和专利法关于制造专利产品的规定。法院在区分修理和再造时，除了法律上的考虑，还会考虑专利权人和专利产品使用人的利益平衡，独占和公平竞争的政策，以及社会效益。

六、    使用侵权和制造侵权的界限

问题：

专利法第六十三条规定：为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。这是关于善意第三人免责的规定，由于这一规定只适用于“使用”和“销售”，不适用于“制造”，因此区分“使用”和“制造”直接关系到侵权者是否承担赔偿责任。生产厂家外购侵权的零部件，通过进一步的加工，制造成品出售，这种行为是使用了侵权产品还是制造侵权产品？

案例：

原告日本本田株式会社1989年在中国获得一项“内燃机的泄压装置”发明专利，1996年原告发现被告上海摩托车公司制造并出售的摩托车使用了泄压装置，该泄压装置的技术特征全部落入原告的专利保护范围。原告律师致函警告被告，被告称其内燃机系从市场购入。双方协商未果，诉至法院。

法院经审理认为，被告生产的摩托车的发动机上装有“内燃机的泄压装置”，而该发动机上并没有表明制造该发动机的生产厂商的名称、商标及其他识别标记。因此可以认为，被告将他人未经许可制造的专利产品和其他部件组装成为一种产品，应视为制造行为。判令被告停止侵权并赔偿原告经济损失6万元。

解析：

与OEM承担侵权责任相对应，制造者的严格责任再一次得到体现。有些厂家为了逃避专利侵权的法律责任，将产品分成若干组件层层外包，这种做法是不可取的。当然，法律在惩罚侵权者的同时，也应当保护真正的善意第三人的合法权益，所以作为善意第三人，与侵权者划清界限是必要的。

七、    间接侵权

问题：

专利权人拥有一项灭蚊拍的专利，灭蚊拍由拍头和拍柄组成，甲生产拍头，乙生产拍柄，拍头和拍柄在同一个店销售，顾客买了拍头和拍柄，回家将拍头插进拍柄，拧紧固定螺丝就可以使用了。按照专利法的规定，甲和乙没有直接制造专利产品，顾客使用了专利产品但不是为生产经营目的。在这种情况下，如何保护专利权人的利益？

案例：

原告兰州铁科所拥有一项“连续式离子交换处理方法”发明专利，被告北京飞跃设备厂生产并销售软化水交换器，原告认为被告生产的设备是专用于实施其专利方法。

一审法院认为，被告生产销售的产品是专门用于实施原告专利方法的设备。被告未经原告许可，为他人实施专利发明而提供专用装置的行为，属于教唆、帮助他人实施侵权的行为，构成侵权。判令被告停止侵权，赔偿原告经济损失32万元。

解析：

我国专利法对间接侵权没有规定。最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见第１４８条规定：教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任。法院依照这个规定判令被告承担侵权责任体现了司法实践中的创新，为我国的间接侵权提供了一个判例。

1952年美国修改专利法，对间接侵权作出了明确规定。美国专利法第271（b）条规定：“任何积极引诱和教唆他人侵犯专利权的人负有专利侵权的法律责任。”第271（c）条规定：“任何人出售专利产品或者用于使用专利方法的设备的一个主要组成零件，明知道这个组成零件是为了侵犯专利权而特别制造的，不具备除了侵犯专利权以外的其它用途，他就负有共同侵权的法律责任。”美国的规定为我们判断间接侵权提供了参考依据，“故意”和“专用”是判断间接侵权的两个关键因素。

八、    外观设计权利冲突

问题：

创作一幅美术作品享有著作权，用它注册商标享有商标权，将它用在产品上申请外观设计专利还可以获得专利权，由此产生了外观设计专利权与著作权、商标权的冲突。同时，由于申请外观设计专利不经过检索，有的厂家直接把外观设计专利当作商标来使用，更是加剧了这种冲突。

案例：

甲创作了一幅美术作品，对该作品享有著作权；乙未经甲许可，将该美术作品用于其自行设计的屏风上。乙首次将该美术作品运用于一种产品上，与该产品的其他形状、图案相结合，形成了一种富有美感、对公众有吸引力的工艺美术品，这本身也是一种创作，乙对屏风的设计享有著作权。乙还向专利局提出外观设计专利申请并获得授权。

乙生产和销售屏风，甲如何维护其合法权利？

解析：

专利法第二十三条规定：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

甲可以依据这一规定申请宣告乙的专利权无效，再主张赔偿。但是，最简单的方式是直接起诉乙侵犯其著作权，乙是否享有专利权与本案无关。有些企业认为，我有专利权，这是国家机关颁发的证书，我按照自己的专利生产产品，怎么会侵犯别人的权利呢？这是一个误区。

权利冲突不仅存在于专利权与商标权、著作权之间，还存在于专利权与专利权之间，如“从属专利”。

九、    涉及计算机程序的发明专利

1、智力活动的规则和方法不能授予专利权，专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。为解决发明提出的问题，全部或者部分以计算机程序处理流程为基础的解决方案可以授予专利权。

2、微软专利申请目标：每年3000件。（2004年比尔·盖茨宣布）

微软的专利相关数据一览

微软自1996年开始在中国申请发明专利，截止2005年9月，微软在中国已经公开的发明专利申请有916件，尚未有一件获得授权。

腾讯已经公开的发明专利申请有37件，尚未有一件获得授权。

3、浪潮乐金数字移动通信有限公司的一件授权专利：

申请公开文件：

一种显示手机输出功率强度的处理方法，其特征在于，它包括下列步骤：

a、操作ALGOL；

b、计算TX AGC（发送自动增益控制）的平均值；

通话开始；

根据MSM（微处理器）内部的RF RX（射频接收）控制模块决定RX AGC（接收自动增益控制）；

根据MSM（微处理器）内部的RF TX（射频发送）控制模块决定TX AGC（发送自动增益控制）；

对TX AGC（发送自动增益控制）间隔一定时间检测一次，并读出数据；

通话结束时算出所测TX AGC（发送自动增益控制）的平均值；

c、根据所设定的输出电平表格表示出结果并显示。

授权文件：

一种显示手机输出功率强度的处理方法，其特征在于，它包括下列步骤：

a、操作手机内部输出功率的处理方法；

b、计算发送自动增益控制的平均值；

通话开始；

根据微处理器内部的射频接收控制模块决定接收自动增益控制；

根据微处理器内部的射频发送控制模块决定发送自动增益控制；

对发送自动增益控制间隔一定时间检测一次，并读出数据；

通话结束时算出所测发送自动增益控制的平均值；

c、根据所设定的输出电平表格表示出结果并显示。

4、黎明网络公司的授权专利

一种实现信息交换匹配的信息交换机，其特征在于：

所述的信息交换机包括有管理系统和核心交换系统；

其中，核心交换系统包括实现信息交换机和外围设备之间接口的信息总线、实现统一格式的信息交换模块及交换管理模块；所述的管理系统通过该信息总线与核心交换系统连接，完成系统管理。

5、计算机程序本身不能授予专利权，涉及计算机程序的发明申请专利须满足的条件：

a、为了解决技术问题

b、利用了技术手段

c、产生技术效果

d、不依赖人工干预

典型的例子：用于工业过程控制，涉及计算机内部运行性能改善，用于测量或测试过程控制，用于外部数据处理，汉字输入方法。

十、    冒充、假冒与侵权

	行为	责任
冒充	1、  制造或销售有专利标记的非专利产品 2、  被宣告无效后继续标注 3、  广告、合同宣称 4、  伪造专利证书或文件	行政责任：责令改正、公告、罚款
假冒	与冒充1、3、4对应，不同的是冒“他人的”	1、   民事责任：侵犯标注权 2、   行政责任 3、   刑事责任：3年以下有期徒刑
侵权	未经许可实施专利	民事责任